De Bank BNP Paribas is kan BinckBank niet verbieden de naam TURBO te gebruiken voor een beleggingsproduct. Dat heeft de Rechtbank Den Haag begin september bepaald in een door BNP aangespannen procedure. Volgens de rechter is het merk TURBO van BNP een soortnaam geworden. 
Te wijten aan merkhouder
Volgens de regels van het merkenrecht verliest een merkhouder zijn rechten als het publiek zijn merknaam als soortnaam gaat beschouwen en dit bovendien te wijten is aan gedragingen van de merkhouder zelf. In dit geval oordeelde de rechter dat de naam TURBO, die in 2005 als merk was geregistreerd, in de praktijk als generieke aanduiding wordt gebruikt, niet alleen in krantenartikelen, maar ook bijvoorbeeld in rapporten van de AFM. Beleggers zien TURBO niet meer als onderscheidingsteken.
Onvoldoende actie van BNP
Volgens de rechter valt het BNP te verwijten dat het bedrijf niet voldoende heeft gedaan om deze ‘verwording tot soortnaam’ van het merk TURBO tegen te gaan. BNP heeft hier duidelijk steken laten vallen. Ondanks het feit dat BNP in zijn brochures wel vermeldt dat TURBO een geregistreerd merk is, vindt de rechter dit toch onvoldoende. Ook laat de rechter meewegen dat BNP en zijn licentienemers de naam TURBO niet eenduidig gebruiken.
Tip voor merkhouders
Uit deze uitspraak zijn voor BNP (en andere merkhouders) een aantal belangrijke tips te halen. Hoe voorkom je nu dat je je merkrechten verliest? Interessant voor de houders van de merken SPA, PORTAKABIN, MAGGI, LUXAFLEX, CRUESLI en ASPIRINE. Wat had de merkhouder van TURBO moeten doen?
- Gebruik met één hoofdletter is niet altijd voldoende: niet Turbo maar TURBO ®
- Noem Turbo’s niet in één zin met soortnamen als Certificaten en Coupon Notes
- Stuur iedereen die TURBO als soortnaam gebruikt een brief (en niet slechts een enkeling)
- Houd controle over het gebruik door licentienemers
- Zorg dat in alle communicatie duidelijk is dat BNP eigenaar van het merk TURBO is
- In kleine lettertjes in een folder vermelden dat TURBO een merk is, is niet voldoende
- Is er geen generieke naam, verzin er eentje. Anders kan je merknaam de soortnaam worden
Oktober 2014
