Juni 2019. De frontale aanval van Diesel op een spijkerbroek van concurrent Calvin Klein is als een boemerang teruggekomen. Het door Diesel gevraagde verbod op de verkoop van Calvin Klein-broeken is afgewezen en de Benelux merkregistratie van Diesel voor het ‘coin pocket’-label wordt ongeldig verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 22 mei 2019.

Links Diesel-broeken met een ‘coin pocket’-label, rechts het ‘coin pocket’-label van Calvin Klein

Positiemerk

Volgens Diesel maakt Calvin Klein inbreuk op de merk- en auteursrechten die Diesel bezit voor het design van het label op de ‘coin pocket’, het ‘vijfde zakje’ op de spijkerbroek. Diesel bezit hiervoor zelfs een Benelux merkregistratie voor een zogenaamd positiemerk.

Merkregistratie nr. 1016431 van Diesels’ ‘coin pocket’-label met de omschrijving van het merk

Niet-onderscheidend

Echter, de Rechtbank in Den Haag maakt in krachtige termen korte metten met de claims van Diesel. In de eerste plaats is dat merk volgens de rechter niet onderscheidend. Voor dit soort positiemerken – waarbij het merk samenvalt met het product zelf – worden hoge eisen gesteld aan het onderscheidend vermogen, aldus de rechter. Dit merk is volgens de rechter niet meer dan een eenvoudige geometrische figuur op een bepaalde plaats op een broek. Calvin Klein heeft bovendien laten zien dat veel meer merken de ‘coin pocket’ gebruiken voor het plaatsen van een label of decoratieve elementen. Kijk maar eens naar Moschino, Boss, Superdry of Lee Cooper.

Andere ‘coin-pocket’-labels

Merk ongeldig

En omdat Diesel er ook niet in slaagt te bewijzen dat zijn label door langdurig gebruik is ingeburgerd, wijst de rechter de tegenclaim van Calvin Klein toe: de Benelux merkregistratie van Diesel wordt ongeldig verklaard. Dat is wat je noemt een boemerang! Daarnaast ziet de rechter ook niets in de auteursrechtelijke aanspraken van Diesel. Als er al auteursrechten rusten op de plaatsing van dit label, dan wijkt de vormgeving van het Calvin Klein-label daar voldoende van af.

Niet onverwacht?

Dat is een stevig pak slaag en een gevoelige nederlaag! Toch kan dit verlies voor Diesel naar onze mening ook weer niet helemaal onverwacht zijn gekomen. We weten inmiddels dat de lat voor het aannemen van onderscheidend vermogen bij vormmerken hoog ligt. Het hoeft geen verbazing te wekken dat de rechter deze lijn bij dit soort positiemerken, waarbij het merk samenvalt met het product zelf, doortrekt. Overigens zijn wij van mening dat de Europese rechter met zijn strenge eisen voor onderscheidend vermogen van vormmerken wel wat is doorgeschoten, maar daar doe je helaas weinig aan.

Bas Kist