Opfrissing TEMA-logo
TEMA baseerde de oppositie tegen het woordmerk TEHA op zijn geregistreerde logo in donkerblauw en zwart. Echter, tijdens de procedure werd duidelijk dat TEMA dit logo jaren geleden een opfrissing had gegeven. Het bedrijf maakte al meer dan vijf jaar gebruik van een logo in een ander design. Maar de nieuwe ‘look’ was nooit als merk geregistreerd.
Geen gebruik, geen recht
Nu geldt in het merkenrecht de regel dat je je geregistreerde merk moet gebruiken. Maak je vijf jaar achter elkaar geen gebruik van je merk, dan kan je geen beroep meer op je merkrechten doen. Dus als je het merk van de markt haalt, dan is het duidelijk: na 5 jaar ben je de merkrechten kwijt. Echter, iets genuanceerder ligt het als je niet stopt met gebruik van je merk, maar alleen je geregistreerde logo een nieuwe look geeft. Op dat moment moet je je altijd afvragen: zou het gebruik van het gerestylde logo nog gezien worden als gebruik van het merk zoals ik dat eerder geregistreerd heb?
Verschillend
Het antwoord in deze zaak is: nee. Hoewel beide logo’s het woord TEMA bevatten, zijn de designs toch erg verschillend, aldus het Europese Gerecht in zijn beslissing van 3 mei van dit jaar. Ook het gebruik van andere kleuren speelt daarbij een belangrijke rol. Het Gerecht meent dat het onderscheidend vermogen van het merk is veranderd en concludeert dat het geregistreerde merk daarom de laatste 5 jaar niet is gebruikt. TEMA kan zich dus niet meer op deze registratie beroepen en het bedrijf verliest de oppositie. TEHA krijgt Europese bescherming.
Q8
Ditzelfde probleem deed zich voor in een spraakmakende zaak van lang geleden, bij de introductie van het benzinemerk Q8. Toen al flink wat benzinestations voorzien waren van het nieuwe merk Q8, dook plotseling het Engelse bedrijf Duckhams op, dat een oudere merkregistratie van een Q bezat voor motorolie. In een kort geding dat volgde oordeelde de rechtbank dat Q8 inbreuk maakte op het Q-merk van Duckhams en het zijn benzinepompen weer kon ontmantelen.
Beroep
Echter, Q8 ging in hoger beroep. Daar kwam aan het licht dat de geregistreerde Q waar Duckhams zich op beriep, al lang geleden een nieuw design had gekregen. Die nieuwe, wat ‘vettere’ Q was niet geregistreerd. Dit design wijkt zoveel af van de geregistreerde Q, dat het Gerechtshof oordeelde dat de merkregistratie Q van Duckham niet gebruikt was en de rechten waren vervallen. Q8 kroop door het oog van de naald en kon zijn merk blijven gebruiken.
Wees alert bij nieuw design
Logo’s en beeldmerken worden regelmatig aangepast aan de tijd. Wat op zo’n moment vaak vergeten wordt is om ook even te kijken naar de merkregistratie. Het merkenregister staat dan ook vol met merken die in de praktijk al lang een nieuw jasje hebben gekregen. Maar wordt het nieuwe design wel gedekt door de oude registratie? Bij minimale aanpassingen loopt het wel los, maar wijzig je iets ingrijpender, dan wordt het gevaarlijk. Gebruik je een logo dat afwijkt van het merk dat je ooit registreerde en twijfel je of je merkregistratie nog wel dekkend is, dan kun je voor een snelle advies natuurlijk altijd even contact opnemen met Chiever.
Bas Kist
